Rechtspraak: Forever 21 wint de eerste slag van Gucci, maar wie wint de strepen-oorlog?

In de Verenigde Staten troffen het aloude Gucci en fast-fashion keten Forever 21 elkaar voor een nieuwe slag in de strijd om de strepen. Gucci heeft de eerste klappen moeten incasseren.

De trendy modeketen Forever 21 was het zat na de ontvangst van enkele nogal scherp verwoorde sommaties en begon zelf een rechtszaak tegen het Italiaanse modehuis. Forever 21 vroeg de rechter een tiental van Gucci’s merkregistraties te schrappen.

Gucci had de rechter gevraagd de zaak niet in behandeling te nemen en betoogde dat de modegigant zich ‘schaamteloos’ voordeed als ‘slachtoffer van oneerlijke concurrentie’, dat Forever 21 ‘een rechtszaak was begonnen om een van de beroemdste merken in de modewereld te nek om te draaien’ en juist zelf ‘behoorlijk profiteerde van deze poging om de wet met voeten te treden’. Maar rechter Fernando M. Olguin verklaarde de vorderingen van Forever 21 ontvankelijk en vond dat een rechtszaak op zijn plaats was.

Tot zover de vorm, daarna was het de beurt aan de inhoud. Gucci had verzocht om de vorderingen van Forever 21 – het schrappen van een aantal merkregistraties – af te wijzen. Argument van Forever 21 was dat Gucci’s blauw-rood-blauwe en groen-rood-groene strepen niet voldoende onderscheidend vermogen hebben om als beeldmerk geregistreerd te kunnen worden. Ofwel: wie een dergelijk beeldmerk ziet, associeert dat niet automatisch met Gucci, daar is het té algemeen voor. Forever 21 wilde de betwiste merkregistraties voor altijd geschrapt zien en eiste bovendien dat alle lopende aanvragen voor soortgelijke merkbeelden zouden worden afgewezen. Daarmee zouden mogelijke vorderingen van Gucci jegens Forever 21 wegens merkinbreuk komen te vervallen.

Volgens Gucci heeft de zaak alles te maken met het feit dat Forever 21 zélf herhaaldelijk inbreuk maakt op het merkrecht van anderen, onder meer door het gebruik van de strepen. Volgens Gucci probeert Forever 21 vooral de aandacht af te leiden van haar eigen ‘flagrante inbreuken’.

In eerste instantie oordeelde rechter Olguin dat Forever 21 niet voldoende had aangetoond waarom een reeks van Gucci's merkinschrijvingen nietig moest worden verklaard. De rechter meende dat Forever 21 onvoldoende feiten had aangevoerd en zag nog niet voldoende onderbouwd dat de beeldmerken een gebrek aan onderscheidend vermogen hadden. In november startte Forever 21 een nieuwe, verbeterde procedure op. Het bedrijf betoogt onder meer dat er honderden voorbeelden zijn van het gebruik van het gestreepte beeldmerk. Het zijn niet de minsten die zich eraan ‘bezondigen’: Louis Vuitton, Versace, Valentino, St. John, Tommy Hilfiger, Adidas, Gap en vele anderen. Het gebruik van deze strepen(combinatie) zou voor iedereen vrij beschikbaar moeten zijn, vindt Forever 21.

Dit argument grijpt terug op de basisvraag waarover al jaren door verschillende partijen wordt geprocedeerd, namelijk of strepen (of een combinatie van strepen) kunnen worden gezien als merk en of er om die reden een monopoliepositie kan worden geclaimd via het merkenrecht.

Niet alleen Gucci en Forever 21 staan op hun strepen. Ook Adidas heeft al vele malen voor de rechter gestaan om inbreuk op het beeldmerk van de drie strepen aan te tonen. Tot de tegenstanders behoorden onder meer K-Swiss, Fitnessworld, Scapa en Nike.

Herhaaldelijk kwam de vraag aan bod of de strepen enkel waren aan te merken als versieringen, of dat de strepen daadwerkelijk als merk konden worden gezien door het publiek. Worden de strepen als merk gezien en wordt de consument in verwarring gebracht als de strepen ook door andere merken worden gebruikt? Dan kan de rechthebbende van de merken hiertegen optreden. Er wordt dan namelijk ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van bijvoorbeeld het merk van Adidas of Gucci. Of dit zo is, kan per zaak verschillen. Waar de strepen van Adidas uitsluitend als versiering worden gezien (zoals bij de zaken tegen Fitnessworld, Nike en K-Swiss), is er geen sprake van inbreuk en waar de Adidas strepen als merk te worden opgevat (zoals in de zaak tegen Scapa), is er weer wel sprake van merkinbreuk.

Er wordt al bijna twintig jaar geruzied over het gebruik van strepen als beeldmerk. De laatste zaak is beslist nog niet gevoerd en het is nog maar de vraag wie uiteindelijk de oorlog gaat winnen.

Geschreven door Lara Doyle-van Huizen, advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt Köster Advocaten hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Foto: Gucci Cruise 2018 show. Credit: Catwalkpictures.com