Rechtspraak: LANCÔME vs NINÔME – een les over het kiezen van een merknaam
bezig met laden...
Bij het lanceren van een nieuw product of bedrijf is de keuze van de naam cruciaal. Het is je visitekaartje en bepaalt hoe klanten je herkennen in een zee van concurrentie. Maar een naam die lekker klinkt, is niet genoeg. Je moet ook rekening houden met de merkenrechtelijke regels. Zo mag je naam niet te veel lijken op een bestaand merk voor soortgelijke producten.
In een recente rechtszaak tussen L’Oréal S.A. en Ninôme B.V., ging dit mis. Wat gebeurde er en wat kunnen we hiervan leren?
Waar ging het over?
In maart 2024 lanceert model Kim Feenstra, met Ninôme B.V., een collageensupplement onder de naam NINÔME. Ze verkopen het via www.ninome.nl en promoten het groots op social media.
L’Oréal claimt dat NINÔME inbreuk maakt op haar luxe beautymerk LANCÔME. Hoewel Ninôme B.V. dit ontkent, stelt ze voor om de naam te veranderen naar NINOME (zonder dakje). L’Oréal vindt dit niet genoeg en start een kort geding.
Om te bepalen of er sprake is van inbreuk kijkt de rechter of LANCÔME en NINÔME/ NINOME met elkaar overeenstemmen en worden gebruikt voor gelijksoortige producten, waardoor verwarringsgevaar ontstaat bij de klant.
Overeenstemming
De overeenstemmingstoets draait om de vraag in hoeverre merk en teken op elkaar lijken qua uiterlijk, klank en betekenis. Volgens de rechter is er sterke overeenstemming tussen LANCÔME en NINÔME. Beide namen:
- bestaan uit één woord met zes of zeven letters;
- hebben de letter “N” op dezelfde positie;
- eindigen op “ÔME” met het opvallende dakje op de Ô.
Ook qua klank zijn ze vergelijkbaar omdat de woorden allebei twee lettergrepen hebben. Door het dakje wordt de “ÔME” op dezelfde manier uitgesproken. Maar, zelfs zonder dakje denkt de rechter dat veel klanten NINOME op dezelfde manier zullen uitspreken als LANCÔME. In ieder geval de Nederlandstalige klanten.
Omdat beide woorden fantasienamen zijn zonder specifieke betekenis, is er geen begripsmatig verschil.
Vergelijkbaarheid van de producten
LANCÔME is onder andere voor de volgende producten geregistreerd: perfumery, beauty en drugstore products. NINÔME/NINOME wordt gebruikt voor voedingssupplementen. Op het eerste gezicht zou je niet denken dat dit gelijksoortige producten zijn. De rechter vindt echter dat de waren zelfs identiek zijn. De voedingssupplementen worden namelijk gepositioneerd als beautyproducten, gericht op dezelfde doelgroep.
Verwarringsgevaar
Bij het vaststellen van verwarringsgevaar kijkt de rechter naar de hele context van de zaak. Hierbij wordt niet alleen gelet op de grote gelijkenis tussen merk en teken en de identieke producten, maar ook op de:
- Vergelijkbare marketing: LANCÔME en NINÔME worden in hetzelfde lettertype, in hoofdletters en in dezelfde kleuren gebruikt. De advertenties zien er ook hetzelfde uit: een portret van een model met het teken groot onderin. Dit geldt ook voor NINOME, behalve dat het lettertype anders is. Dit laatste vindt de rechter minder relevant.
- Doelgroep: Consumenten van luxe beautyproducten zijn weliswaar oplettend, maar doordat ze de producten niet direct naast elkaar zien, kan verwarring ontstaan.
Hieronder zet ik twee andere factoren die doorslaggevend waren in de schijnwerpers: de herkenbaarheid van LANCÔME en het fenomeen “nawerking”.
Sterke bescherming voor bekende, fantasienamen
Niet elk merk is even sterk. Dit heeft alles te maken met hoe uniek en herkenbaar het merk is - in merkentaal, het “onderscheidend vermogen van een merk”. Hoe onderscheidender, hoe sterker. LANCÔME is van nature al erg onderscheidend omdat het een fantasienaam is en niet beschrijvend voor de onder dat merk verkochte producten.
Het onderscheidend vermogen kan groeien door langdurig en veelvuldig gebruik, waardoor het merk bekend wordt bij een breed publiek. LANCÔME, dat al sinds de jaren 30 bestaat en jarenlang intensief als merk wordt gebruikt, is ongetwijfeld een bekend merk.
Bekende merken krijgen extra juridische bescherming. Zo zal een rechter eerder oordelen dat er verwarringsgevaar is als het ingeroepen merk bekend is. Daarnaast hebben bekende merkhouders een extra troef in handen. Als ze kunnen aantonen dat een teken profiteert van of schadelijk is voor de reputatie of herkenbaarheid van het merk, dan zal er ook sprake zijn van inbreuk. Hierbij hoeven de producten niet eens op elkaar te lijken en hoeft er geen verwarringsgevaar te zijn.
In dit geval was die troef niet nodig. Door het grote onderscheidend vermogen van LANCÔME, in combinatie met de andere omstandigheden van de zaak, vindt de rechter dat NINÔME verwarringsgevaar verzoorzaakt en inbreuk maakt.
Nawerking
NINOME zonder dakje sneuvelt ook. Dit heeft te maken met “nawerking”: als een inbreukmakende naam al is gebruikt en verwarring heeft veroorzaakt, dan kan dat effect blijven doorspelen in een nieuwe, vergelijkbare naam. Hoe langer en uitgebreider de inbreukmakende naam is gebruikt, hoe sterker de nawerking.
Zonder verdere context zou je bijvoorbeeld best kunnen denken dat NINOME en LANCÔME verschillend genoeg zijn om niet verwarrend te zijn. Maar, in dit geval, was het supplement eerst al onder de naam NINÔME op de markt gebracht. Het verwarringsgevaar dat NINÔME heeft veroorzaakt werkt, volgens de rechter, door in NINOME. Hierbij is van belang dat:
- het verschil tussen NINÔME en NINOME minimaal is;
- er veel publiciteit was omtrent de lancering onder NINÔME, mede door de bekendheid van Kim Feenstra, die een grote social media following heeft; en
- NINOME al sinds de lancering van het product is gebruikt naast NINÔME (op de pot, en in de domeinnaam en social media accounts). Het zal de consument dus niet opvallen als het nu opeens alleen zonder dakje zou worden gebruikt.
Het gebruik van beide namen wordt dus verboden en Ninôme B.V. moet een rectificatie plaatsen op de verschillende sociale media kanalen en de proceskosten van EUR 16.000 betalen.
- Doe onderzoek vooraf: Controleer of er bestaande merken zijn die te veel lijken op jouw beoogde naam. Een eerste check kun je zelf doen in merkenregisters zoals die van de Benelux, het EUIPO, de TMview en de Global Brand Database. Als je identieke merken vindt voor dezelfde producten of diensten, dan kan de naam al afvallen.
- Laat een merkenbureau meekijken: Voor een grondigere analyse kun je een “clearance search” laten uitvoeren door een merkenbureau. Hiermee vang je ook bestaande merken die weliswaar niet identiek zijn, maar wel te veel overeenstemmen met je beoogde naam.
- Wees voorbereid op een procedure: Zelfs met vooronderzoek volgens het boekje, kun je worden aangesproken op merkinbreuk. Neem dan contact op met een advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendom.
- Voorkom nawerking bij naamswijziging: als je je naam moet aanpassen en er al veel publiciteit was rondom de oude naam, kies dan een compleet nieuwe naam om nawerking te voorkomen.
- Investeer in je merk: als je eenmaal een geregistreerd merk hebt, loont het om te investeren in naamsbekendheid om dit merk sterker te maken. Hou bewijs bij van de bekendheid van het merk.
Conclusie
De zaak tussen LANCÔME en NINÔME laat zien hoe belangrijk het is om zorgvuldig met merkenrecht om te gaan. Een sterke naam is essentieel, maar het kiezen van die naam vereist meer dan creativiteit. Een naam die lijkt op een bestaand merk, kan tot dure procedures, hoge kosten voor rebranding en imagoschade leiden. Neem de tijd om je naam te controleren en maak gebruik van experts. Dit bespaart je op de lange termijn veel hoofdpijn.
De foto’s bij deze blog zijn afkomstig uit de gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Den Haag, 25 november 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:19460.
Simone Poot is advocaat bij ARQUE Advocaten in Rotterdam, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en commerciële contracten.