• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Rechtspraak: Woordgebruik op kledingstukken leidt tot merkinbreuk

Rechtspraak: Woordgebruik op kledingstukken leidt tot merkinbreuk

Door FashionUnited

1 dec. 2016

Business

Ook dit seizoen hebben weer veel modeontwerpers decoratieve woordelementen in het artwork van hun collecties opgenomen. De communicatie is divers: van namen van geliefde steden tot toegeëigende (al dan niet aanprijzende) karaktereigenschappen. Met kledingstukken kan van alles door de drager worden uitgedragen. Niet elk gebruik van woordelementen is geoorloofd. Woordelementen die verwarringwekkend overeenstemmen met geregistreerde merken, kunnen aanleiding geven tot juridische conflicten. Wat moet je weten?

Gelijke tekens voor gelijke waren

Het gebruik van een merk is voorbehouden aan de merkhouder en helpt de consument de producten van de merkhoudende onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Door merkregistratie verkrijgt de merkhouder o.m. het uitsluitend recht om iedere derde het gebruik van een teken te verbieden, dat (1) gelijk is aan het merk en (2) in het economisch verkeer gebruikt wordt voor (3) dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Een teken is gelijk aan een merk, wanneer het (1) zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het (2) in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat de gemiddelde consument het teken en het merk doorgaans niet rechtstreeks met elkaar kan vergelijken. Uitgegaan moet worden van het onvolmaakte herinneringsbeeld van het merk dat bij deze consument is achtergebleven.

Jeans Centre vs H&M

Recent heeft de rechtbank Amsterdam in de zaak Jeans Centre v H&M uitspraak gedaan over een door H&M ontworpen en te koop aangeboden trui met het woordelement ‘CHIEF’ (zie afbeelding). Naast het woordelement ‘CHIEF’ bevat het artwork van de trui ook een afbeelding van een indiaan met een verentooi en het cijferelement ‘17’. Retailorganisatie Jeans Centre is eigenaar van het Benelux-woordmerk CHIEF, ingeschreven voor o.m. kledingstukken, en verzet zich op basis van haar uitsluitend recht tegen het gebruik van dit teken door H&M. H&M voert verweer en betoogt dat (1) het woordelement ‘CHIEF’ uitsluitend dient ter decoratie en niet als verwijzing naar de commerciële herkomst van de truien, en (2) de overige elementen van het artwork van de truien aan de gelijkheid van het teken met het CHIEF-merk van Jeans Centre in de weg staan. De rechtbank acht gelijkheid met het CHIEF-merk van Jeans Centre aanwezig en concludeert tot merkinbreuk.

Ten eerste is volgens de rechtbank belangrijk dat het woordelement ‘CHIEF’ op de truien van H&M een visueel dominerende plaats inneemt, nu dit element als eerst door de consument bekeken wordt en bovenaan het artwork van de truien staat. Omdat de elementen verticaal gestapeld zijn, staat het woordelement ‘CHIEF’ bovendien los van de afbeelding van de indiaan met de verentooi en van het cijferelement ‘17’. Dit maakt dat het woordelement ‘CHIEF’ een zelfstandig te onderscheiden plaats in het artwork van de truien van H&M inneemt, aldus de rechtbank.

Voorts bepaalt de rechtbank dat de omstandigheid dat het woordelement ‘CHIEF’ het eerste en enige woordelement op de truien van H&M vormt, het aannemelijk maakt dat de gemiddelde consument de afbeelding van de indiaan met de verentooi zal begrijpen als een verwijzing naar het woordelement ‘CHIEF’.

Bij de globale beoordeling van de truien van H&M zal het woordelement ‘CHIEF’ dan ook worden ervaren als het teken waaronder de trui wordt aangeboden, concludeert de rechtbank. De afbeelding van de indiaan met de verentooi en het cijferelement ‘17’ in het artwork zullen bij de globale onvolmaakte vergelijking van het teken en het merk als onbeduidende verschillen aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Bovendien is de gemiddelde consument eraan gewend dat een merk op kleding vaak gebruikt wordt in combinatie met verschillende woord-, cijfer- en beeldelementen.

Dat H&M haar kleding uitsluitend onder haar eigen merken aanbiedt en dat de door Jeans Centre aangevochten truien voorzien zijn van het H&M-label, brengt hier geen verandering in, merkt de rechtbank voorts nog op. Het H&M-label is, zeker via verkoop op de website, niet meteen zichtbaar. Daar komt bij dat door het Hof van Justitie van de Europese Unie in een andere zaak bepaald is dat verwarring ook kan ontstaan wanneer de consument de producten met het teken ziet, nadat deze door de aanbieder zijn verkocht en de winkel hebben verlaten (zogeheten post sale confusion).

A photo posted by Jeans Centre (@jeanscentre) on

G-Star vs H&M

Eerder dit jaar werd H&M al in het ongelijk gesteld in een zaak tegen G-Star over het gebruik van het woordelement ‘RAW’ op T-shirts en hoodies. Naast het woordelement ‘RAW’, waren op deze producten een afbeelding van een ghetto blaster en de woordelementen ‘BEAT’ en ‘EXPERIENCE’ te zien. G-Star beriep zich op haar Benelux- en Gemeenschapswoordmerk RAW, ingeschreven voor o.m. kledingstukken.

De argumentatielijn van het hof in deze zaak lijkt sterk op die in de zaak tegen Jeans Centre. Het hof oordeelt dat ‘RAW’ een zelfstandig element in het artwork van de waren vormt, nu dit element van de woordelementen ‘BEAT’ en ‘EXPERIENCE’ gescheiden is door de tussenliggende afbeelding van de ghetto blaster. Daarnaast neemt het hof aan dat het woordelement ‘RAW’ visueel bezien een dominerende plaats inneemt, omdat het element in grote letters bovenaan het artwork staat en bovendien onderstreept wordt door het hengsel van de ghetto blaster. Ook in auditief opzicht is het woordelement ‘RAW’ dominant, aangezien dit element bij de uitspraak van de woordelementen als eerste aan bod komt. Het hof oordeelt dat sprake is van inbreuk nu het teken gelijk is aan de woordmerken van G-Star en gebruikt wordt in relatie tot dezelfde waren als die waarvoor de merken van G-Star zijn ingeschreven.

Conclusie

Voor modeontwerpers en retailers is het belangrijk om nieuwe ontwerpen in een vroeg stadium te laten doorlichten op conflicten met geregistreerde merken. Het argument dat het artwork uitsluitend dient ter decoratie van het kledingstuk, biedt geen verweer tegen merkinbreuk. Köster advocaten heeft jarenlange ervaring in de modewereld, is bedreven in het verrichten van collectie reviews en beschikt over specifieke branchekennis. Wij adviseren u graag over de hierboven behandelde materie en de bescherming van uw creatieve prestaties.

Julia Mascini is juridisch medewerker bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Beeld: homepage foto Jeans Centre website, foto 2 via Ebay

Chief
merkinbreuk
Rechtspraak