Rechtspraak: Vragen aan het Hof van Justitie: kan een rode zool-merk geldig zijn?

Wie kent ze niet: de hooggehakte pumps van Louboutin met rode zool. Louboutin heeft haar rode zool als merk gedeponeerd, maar komt daarbij flink wat weerstand tegen. Al eerder schreven wij over de door Louboutin gevoerde procedure in België. In die procedure werd de merkinschrijving van Louboutin aanvankelijk nietig verklaard, maar in het hoger beroep oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat het rode zool-merk van Louboutin toch geldig is.

Toch is de kous nog altijd niet afgedaan. In Nederland loopt namelijk een vergelijkbare procedure waarin eveneens de geldigheid van het rode zool-merk ter discussie staat. Wat is nu de kern van het probleem en wat is de huidige status van de procedure in Nederland?

Pumps met rode zolen

Aanleiding voor deze procedure waren pumps van prijsvechter Van Haren. In 2012 begon zij met de verkoop van hooggehakte schoenen die – net als de Louboutin schoenen – van een rode zool waren voorzien.

Louboutin riep daarop haar rode zool-merk tegen Van Haren in. In de procedure die volgde werden echter vraagtekens gesteld bij de geldigheid van dat merk. Kan een rode zool wel een merk vormen?

Uitzonderingsgronden in het merkenrecht

De rechter kwam er vooralsnog niet uit. Van Haren betoogde namelijk dat er niet alleen sprake is van een tweedimensionaal beeldmerk, maar ook van een driedimensionaal vormmerk. Hoewel vormen ook merken kunnen zijn, worden aan de geldigheid van vormmerken wel extra eisen gesteld. De uitzonderingsgronden zijn als volgt. De vorm mag niet door de aard van de waar worden bepaald (te denken valt aan de rechthoekige vorm van een chocoladereep of een ronde vorm van een wiel). Daarnaast mag de vorm geen wezenlijke waarde aan de waar geven, dat wil zeggen dat het aantrekkelijke uiterlijk in belangrijke mate de marktwaarde bepaalt. En ten slotte mag de vorm niet noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

Van Haren betoogde dat de rode zool de aantrekkelijkheid van de pumps bepaalt en daarmee een wezenlijke waarde aan de waar geeft. De rechter was het daarmee eens, maar dat maakte nog niet dat het rode zool-merk van Louboutin ongeldig werd verklaard. De rechter twijfelde namelijk of bovengenoemde uitzonderingsgronden alleen op de driedimensionale elementen van een merk (zoals de contouren en afmetingen), of ook op de tweedimensionale elementen (zoals kleur) moeten worden toegepast.

Prejudiciële vragen

De rechtbank Den Haag besloot om hierover vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Als de uitzonderingsgronden ook van toepassing zijn op tweedimensionale elementen, dan is het merk van Louboutin ongeldig en zal het nietig moeten worden verklaard. Als de uitzonderingsgronden echter alleen op driedimensionale elementen van toepassing zijn, dan is het rode zool-merk van Louboutin geldig. Rechtbank Den Haag heeft in dat kader al beslist dat in dien er sprake is van een geldig merk, Van Haren op dat merk inbreuk maakt. Van Haren gebruikt namelijk ook een rode zool voor schoenen, en gezien de onderscheidende kracht van het rode zool-merk van Louboutin is volgens de rechter te duchten dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. De zaak hangt of staat dus bij de vraag of de uitzonderingsgronden op de rode zool moet worden toegepast.

Kortom, of Louboutin succesvol zal zijn in het handhaven van haar merkrecht hangt nu af van de uitleg van het Hof van Justitie van de Europese Unie. We wachten in spanning af…

Esther Schnepper is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Beeld: Köster Advocaten, Louboutin Facebook