Rechtspraak: Sta op uw strepen (op kleding en schoenen)

Het blijft immens populair op de kleding- en schoenenmarkt: een aantal strepen over de lengte van een mouw of broekspijp, of parallel geplaatst op schoenen. Over de status van deze strepen – merk of versiering? – wordt al sinds 1997 gediscussieerd èn geprocedeerd.

De meeste recente uitspraak is die van het Europese Gerechtshof van 13 juni 2014, waarin het Gerecht het 5-strepenmerk van K-Swiss nietig heeft verklaard. Hoe zit het nu met strepen op (sport)kleding en schoenen: is het een (strepen)merk, of louter versiering?

Inschrijving als merk: K-Swiss zaak

Het onderscheid tussen strepen die een strepenmerk vormen of slechts ter decoratie op de kleding/schoenen zijn aangebracht, is ten eerste van belang bij de beoordeling van merkinschrijvingen. Om als (beeld)merk ingeschreven te kunnen worden, moet het in te schrijven teken onderscheidend vermogen hebben.


Nietig verklaard 5-strepenmerk van K-Swiss


K-Swiss heeft in 2007 bovenstaand (beeld)merk ingeschreven, waartegen door Künzli SwissSchuh AG een nietigheidsprocedure werd gestart. Het Europese Gerechtshof oordeelde uiteindelijk, dat het merk (5 parallelle strepen) niet los kan worden gezien van het product (de schoen) en de strepen bovendien door de consument opgevat zullen worden als versiering. Daarom ontbreekt het bij dit teken aan onderscheidend vermogen om de herkomst van het product aan te duiden, aldus het Gerecht.

Hoe de consument de strepen opvat, is dus van belang bij de beoordeling of een teken onderscheidend vermogen heeft (en als merk kan worden ingeschreven), of niet. Diezelfde vraag – de perceptie van de consument – is óók van belang bij de vraag of er sprake is van merkinbreuk bij het gebruik van strepen als versiering op kleding en schoenen.

Strepen als merkinbreuk of versiering: Adidas vs. de rest

Wordt een teken bestaande uit strepen wèl als onderscheidend genoeg bevonden om als (beeld)merk te worden ingeschreven, of kan het als merk worden geregistreerd omdat het is ingeburgerd (door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen), zoals het 3-strepenmerk van Adidas.


Benelux-merk (nr. 0001340) Adidas


Als merkhouder kun je optreden tegen het ongeoorloofd gebruik van een met jouw merk (soort)gelijk of overeenstemmend teken door anderen. Dus: Adidas kan als houder van het 3-strepenmerk ook optreden tegen het gebruik door anderen van 2 of 4 strepen: toch?

Adidas meent van wel. In verschillende procedures vonden onder andere Marca, H&M, Vendex, Fitnessworld, Scapa en Nike van niet. Allen hadden 2 of 4 strepen op kleding en schoenen aangebracht, een doorn in het oog van Adidas die meent dat het gebruik van strepen inbreuk maakt op haar merkrechten. Adidas meent dat door derden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van haar bekende 3-strepen merk.

Uit de verschillende zaken die in de afgelopen 17 (!) jaar over deze vermeende merkinbreuken zijn gevoerd, is een aantal zaken duidelijk geworden. Ten eerste dat de vraag of het gebruik van strepen op kleding en schoeisel als merkinbreuk moet worden gezien, een zeer feitelijke en daarom casuïstische vraag is. Ten tweede dat uit alle zaken wel blijkt, dat decoratieve (parallelle) strepen al sinds jaar en dag worden gebruikt in de kleding- en schoenenbranche.

Maar de hamvraag is telkens: ervaart het publiek (de consument) de strepen als merk (de herkomstaanduiding) of als versiering – ongeacht of de producten de strepen louter als versiering heeft aangebracht – èn raakt het publiek daardoor in verwarring of legt zij daardoor onterecht een verband met het bekende merk Adidas.

Zo overwoog de Rechtbank Den Haag in de zaak tegen Nike (2006) bijvoorbeeld dat de 2 strepen die Nike op sportkleding had aangebracht moest worden gezien als versiering, en niet als merk. Dezelfde overweging als het Gerecht in de K-Swiss zaak dus heeft gebruikt: het publiek ervaart strepen op de zijkant van kleding/schoenen louter als versiering die niet onderscheidend is en besteed daar volgens het Gerecht nauwelijks aandacht aan. Er was geen sprake van merkinbreuk. Bovendien – zo oordeelde de rechtbank ten overvloede – zouden consumenten ook geen verband leggen met Adidas (waardoor ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken door Nike), nu Nike haar bekende ‘swoosh’ naast de strepen had aangebracht.

Het Hof Amsterdam overwoog echter in 2007 in de zaak tegen Scapa, dat de strepen die Scapa op haar kleding had aangebracht wel degelijk geschikt zijn als herkomstaanduiding (en dus als merk). In die zaak toonde Adidas succesvol aan – middels een Ivomar-onderzoek – dat een niet te verwaarlozen deel van het publiek de strepen als merk ervaart. Het associatiegevaar werd door Scape niet weggenomen door het gebruik van slechts 2 in plaats van 3 strepen en het aanbrengen van een weinig opvallend eigen beeldmerk op de kleding. In deze zaak was dus sprake van merkinbreuk.

Conclusie

Het zal er in iedere zaak dus op aankomen welke partij voldoende weet te stellen en te bewijzen – middels (markt)onderzoeken bijvoorbeeld – hoe de consument het gebruik van de strepen daadwerkelijk ervaart – als merk of als versiering – en of er (vervolgens) sprake is van verwarringsgevaar (bij onbekende merken) of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen een bekend merk.

Mogelijk volgt een volgende uitspraak in de reeks zeer binnenkort, nu Adidas kritisch is over het gebruik van 2 strepen op de (sport)kleding van Cruijff Classics, en Cruijff heeft aangegeven met de verkoop daarvan niet te zullen staken. Zal Adidas wederom op haar strepen(merk) gaan staan?

Lucia van Leeuwen is advocaat bij Köster advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties.