Rechtspraak: Wat te doen tegen namaak op Marktplaats?

Het is een doorn in het oog voor veel modebedrijven; het aanbod van namaakartikelen op online platforms zoals Marktplaats of eBay. Geregeld worden namaak­ en nepproducten van bekende merken aangeboden door particulieren en louche bedrijven. Het is niet altijd gemakkelijk om deze aanbieders aan te pakken. Soms is de identiteit moeilijk te achterhalen of komt de merkhouder voor bewijsproblemen te staan. Gelukkig kan het ook goed aflopen voor de merkhouder, zoals recent in een zaak tussen lingeriemerk Victoria’s Secret en een Marktplaats­verkoper. Victoria’s Secret riep met succes haar merkrechten in tegen een particulier die namaak­lingerie aanbood op Marktplaats. Wat speelde er in dit geschil en welke successen heeft Victoria’s Secret kunnen behalen?

Feiten

De gedaagde in deze procedure handelde op Marktplaats onder de naam ‘Victoria’s Secret Lady’. Zij bood daarbij producten aan voorzien met het merk van Victoria’s Secret. Uit testaankopen die Victoria’s Secret deed bij deze aanbieder, bleek dat de betreffende producten echter namaakartikelen betroffen. Daarop nam Victoria’s Secret actie en werd de aanbieder gesommeerd om de merkinbreuk te staken. Daarop haalde de aanbieder wel de advertenties offline, maar werd niet aan de overige sommaties voldaan. Dus zette Victoria’s Secret door, en vorderde in een gerechtelijke procedure naast een verbod voor de toekomst ook opgave, vernietiging van de namaakproducten (versterkt met een dwangsom), schadevergoeding en/of winstafdracht en vergoeding van de gemaakte proceskosten. Met alleen het staken van het aanbieden van de namaakartikelen was de ‘Secret Lady’ er dus niet.

De beoordeling in de procedure

De aanbieder betwistte niet dat zij geen toestemming had voor het gebruik van de Victoria’s Secret merken. Haar verweer bestond er echter uit, dat zij de door haar aangeboden artikelen voor eigen gebruik had gekocht en dus geen economisch voordeel zou nastreven. Dat laatste is in de meeste gevallen wel vereist om aan merkgebruik en dus merkinbreuk toe te komen. De rechter ging daar niet in mee. Alleen al het feit dat de gedaagde een grote hoeveelheid verschillende – en ongebruikte – producten aanbod, maakte dat haar verweer onaannemelijk was. Daarbij werd door de rechtbank ook nog opgemerkt, dat de gedaagde niet haar eigen naam maar een gebruikersnaam had gekozen, waarin het merk van Victoria’s Secret was verwerkt. Kortom: het verweer van de gedaagde werd verworpen.

Vervolgens werd aan de orde gesteld of Victoria’s Secret nog wel voldoende belang had bij haar vorderingen. Zonder voldoende belang komt namelijk niemand een rechtsvordering toe, zo blijkt uit art. 3:303 van het Burgerlijk Wetboek. De gedaagde betoogde dat het gevorderde verbod voor de toekomst ‘overbodig’ zou zijn, nu zij haar advertenties al offline had gehaald. Ook dat beroep slaagde niet. De rechter merkte op:

“[gedaagde] heeft weliswaar na sommatie direct de betreffende advertenties verwijderd maar heeft geen enkele toezegging gedaan voor de toekomst. Daarmee is nog steeds sprake van een dreiging van inbreuk, zodat Victoria's Secret belang heeft bij een verbod.”

Het derde verweer van de gedaagde werd eveneens door de rechter verworpen. De gedaagde stelde dat zij niet te kwader trouw zou hebben gehandeld, en derhalve niet tot winstafdracht gehouden zou zijn. Dat argument werd snel van tafel geveegd, gezien de wijze van verkoop en het feit dat de gedaagde niet duidelijk had gemaakt dat de ‘voor eigen gebruik aangeschafte producten’ van een betrouwbare verkoper kwamen en voor een reële prijs zouden zijn aangeschaft.

De uitspraak

Het verbod tot het aanbieden en het (verder, in de toekomst) verkopen van de waren werd toegewezen. Bovendien werd de gedaagde veroordeeld om opgave te doen van het aantal inbreukmakende producten, de door de inbreuk genoten winst af te dragen, een schadevergoeding (nog te begroten in een schadestaatprocedure) te betalen, alles op straffe van een dwangsom van 100 euro per inbreukmakend product of per dag. Alleen ten aanzien van de proceskosten moest Victoria’s Secret inschikken. Hoewel doorgaans in procedures over merkinbreuk de volledige advocaatkosten van de winnende partij door de verliezende partij moeten worden vergoed (ex art. 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), zag de rechter in dit specifieke geval aanleiding om de proceskosten te matigen, nu de gedaagde (een bijstandsmoeder met twee kinderen) zodanige financiële problemen had, dat zij niet in staat zou zijn om de gevorderde proceskosten te betalen.

Kortom: het inroepen van merkrechten tegen aanbieders van namaakproducten kan zeer zinvol zijn, ook nadat de artikelen van Marktplaats (of andere platforms) zijn gehaald. Afhankelijk van de financiële situatie van de wederpartij moet er echter wel rekening mee worden houden dat de proceskosten gematigd kunnen worden, of dat men tegen (verhaals)problemen aan zal lopen bij de executie van het vonnis.

Esther Schnepper is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Foto: Victoria's Secret website