De geldigheid van het “rode zool”-merk bevestigd

Brussel - De Louboutin-saga die het merkenlandschap teisterde de afgelopen maanden en jaren is (voorlopig) tot een einde gekomen. Op 6 februari 2019 besloot de Rechtbank Den Haag dat het “rode zool”-merk van Louboutin geldig was en dat VanHaren hierop een inbreuk maakte.

Ter herinnering, enkele maanden geleden, op 12 juni 2018, velde het Europees Hof van Justitie een prejudicieel arrest waarin de interpretatie van het begrip ‘vorm’ in de zin van de Europese Merkenrichtlijn (en meer bepaald artikel 3 (1) (iii) Merkenrichtlijn) werd verduidelijkt. Het Europees Hof stelde toen dat een vormmerk voor de vorm van een schoenzool, dat eveneens een kleur op een specifieke plaats bevat, wel degelijk als merk kan worden beschermd. De uitsluitingsgrond in het merkenrecht voor vormen die “een wezenlijke waarde geven aan het product” kon met andere woorden niet beletten dat het “rode zool”-merk geldig werd verklaard.

In de procedure voor de Rechtbank Den Haag bracht VanHaren daar twee formele argumenten tegenin. Zij stelde vooreerst dat het Europees Hof de prejudiciële vraag niet volledig had beantwoord en een nieuwe vraagstelling zich dus opdrong. Daarnaast wierp VanHaren eveneens op dat de nieuwe Merkenrichtlijn (die sinds 2015 van toepassing is en waarvoor de omzettingsperiode intussen is afgelopen) rechtstreeks van toepassing is op dit geschil. Deze nieuwe Europese Richtlijn voorziet namelijk in een uitbreiding van de uitsluitingsgrond van tekens die “wezenlijke waarde geven aan de waar”. Zo kunnen tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, of een ander kenmerk dat een wezenlijke waarde aan de waren geeft, niet als merk worden ingeschreven.

De Rechtbank Den Haag besloot echter dat de uitlegging in het prejudicieel arrest van het Europees Hof van Justitie duidelijk was. Daarnaast stelde de Rechtbank eveneens dat de Merkenrichtlijn op zichzelf geen rechtstreekse verplichtingen kan scheppen voor de particuliere partijen die in het geschil betrokken zijn. Zolang deze nieuwe Richtlijn niet is omgezet in het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom, kan deze dus geen invloed uitoefenen op het onderhavige geschil.

Het Benelux-merk van Louboutin wordt bijgevolg geldig geacht, waardoor ook de inbreuk op dat merk door Van Haren vast staat. Dit had de Rechtbank Den Haag immers reeds beslist in haar tussenvonnis in 2015.

Of Van Haren in beroep zal gaan tegen deze uitspraak, is voorlopig nog onduidelijk.

Dit artikel is geschreven door Judith Bussé, advocaat bij de balie Brussel (Crowell & Moring). Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder intellectuele eigendom en arbeidsrecht. Op regelmatige basis adviseren zij cliënten over de valorisering en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten en ondersteunen zij hen bij het registreren en handhaven van merken, octrooien, modellen en auteursrechten.

Beeld: Kelly Samuel via Pexels.