Rechtspraak: Afwijking van merkdepot valt Raw Blue rauw op haar dak

Het is G-Star c.s. opnieuw gelukt om kledingstukken van een concurrent met het element “RAW” van de Nederlandse markt af te krijgen. Eerder heeft G-Star haar RAW-merken al met succes ingeroepen tegen grote kledingketens als H&M en C&A.

Deze keer waren de pijlen van G-Star gericht op kledingstukken van Topstreetwear c.s. met het hip hop merk Raw Blue. Een groot aantal kledingstukken en accessoires van Topstreetwear c.s. en het teken ‘Raw Blue’ is ter beoordeling aan een aantal rechters voorgelegd met de vraag of deze inbreuk maakte op de RAW-merken van G-Star.

Eén capdesign en één jas maakten inbreuk op de RAW-merken volgens een Nederlandse rechtbank.

Een aantal andere kledingstukken maakten volgens dezelfde rechtbank geen inbreuk. Enerzijds omdat niet aan de vereiste inbreukcriteria werd voldaan. Anderzijds omdat Duitse rechters al eerder hadden geoordeeld dat (het gebruik van) het teken ‘Raw Blue’ van Topstreetwear c.s. als zodanig geen inbreuk maakte op de RAW-merken van G-Star. De Nederlandse rechter achtte zich niet bevoegd om hierover weer te oordelen.

Hoe hebben de diverse rechters tot hun oordeel kunnen komen?

In 2008 maakte G-Star reeds een procedure aanhangig tegen Topstreetwear c.s. bij het Landgericht Düsseldorf, in Duitsland. De vraag die in deze zaak centraal stond, was of G-Star met een beroep op haar (oudere) RAW-merken Topstreetwear c.s. kon verbieden om het teken ‘Raw Blue’ *als zodanig* in de Europese Unie voor haar kledingstukken te gebruiken.

In Duitsland haalde G-Star bakzeil. Het Landgericht oordeelde dat het teken Raw Blue gewoon op deze manier gebruikt mocht worden. Van verwarringsgevaar tussen het teken Raw Blue en de RAW-merken was volgens het Landsgericht geen sprake. Daarbij heeft G-Star het Landsgericht er destijds niet van kunnen overtuigen dat de RAW-merken bij het publiek een bijzondere reputatie genieten, waardoor ook de aanvullende verbodsroute voor ‘bekende merken’ geen uitweg bood. In hoger beroep bij het Oberlandesgericht Düsseldorf werd het door G-Star gevorderde merkinbreukverbod opnieuw verworpen.

In Nederland probeerde G-Star het recentelijk opnieuw. G-Star probeerde dit keer een aantal kledingstukken en accessoires van de markt te weren waarop het teken ‘Raw Blue’ en vergelijkbare tekens werden gebruikt door Topstreetwear c.s. Ten aanzien van een aantal kledingstukken van Topstreetwear c.s. waarop het teken ‘Raw Blue’ als zodanig werd gebruikt oordeelde de rechtbank dat hierover al was geoordeeld door het Oberlandesgericht Düsseldorf als gevolg waarvan zij zich niet bevoegd achtte om deze materie opnieuw te beoordelen.

Voor wat betreft de Raw Blue caps en de Only1Raw jas, afgebeeld hierboven, lag dit evenwel anders. Het gebruik van het teken Raw Blue op de voorkant van de caps wijkt naar het oordeel van de rechtbank van het Uniewoordmerk Raw Blue af omdat het element ‘Raw’ door de grote brede letters veel prominenter wordt afgebeeld dan het element ‘Blue’, dat in kleine smalle letters is weergegeven. Op de Only1Raw jas komt het element ‘Blue’ zelfs geheel niet in het teken voor. Tegen deze achtergrond merkte de rechtbank op dat het Uniemerk Raw Blue niet als zodanig op de caps en jas wordt afgebeeld, als gevolg waarvan zij zich wel bevoegd acht om over deze materie te oordelen.

Aaneensluitend overwoog de rechtbank dat sprake is van merkinbreuk door het gebruik van het teken Raw Blue op de Raw Blue caps en de Only1Raw jas, gelet op:

(a) de overeenstemming tussen het teken Raw Blue op de Raw Blue caps en de Only1Raw jas enerzijds en de RAW-merken anderzijds;

(b) het (in de zaak van H&M tegen G-Star uitgemaakte) substantieel toegenomen onderscheidend vermogen van de RAW-merken; en

(c) de omstandigheid dat Topstreetwear c.s. het teken Raw Blue gebruikt voor aan de RAW-merken soortgelijke waren en sprake kan zijn voor directe en indirecte verwarring bij het publiek.

Een harde les voor Topstreetwear c.s. Zij heeft haar eerder bevochten veilige haven verlaten en is daardoor alsnog te dicht aan gaan schurken tegen de oudere (merk)rechten van G-Star.

Zeker weten dat jij jouw merk op de juiste wijze gebruikt en geen inbreuk maakt op oudere merken en handelsnamen van anderen? Wij kunnen hierbij van dienst zijn.

Julia Mascini is Advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Beelden: homepage foto via pexels. Andere beelden via websites bpdepunt, uitspraken rechtspraak.nl, bsatheory.org.uk, magicstreetwear.co.uk