Rechtspraak: Een streep door de merken van Gucci?

Recent is Gucci een procedure gestart tegen de fast fashion modeketen Forever 21. Inzet van de strijd zijn de merkrechten van Gucci op de streepmerken in de kleurcombinaties blauw/rood/blauw en groen/rood/groen. Volgens Gucci maakt Forever 21 inbreuk op haar merkrechten door kleding te verkopen waarop de kenmerkende streepmerken van Gucci zijn aangebracht.

Gucci stelt dat Forever 21 een bedrijfsmodel heeft dat gericht is op het kopiëren van collecties en merken van de bekende modehuizen. Forever 21 laat deze beschuldiging niet over haar kant gaan en slaat terug: in een procedure stelt Forever 21 de geldigheid van de merken van Gucci ter discussie.

Kunnen streeppatronen een merk zijn?

De drempel voor merkbescherming van grafische patronen ligt in het merkenrecht hoog. Toch heeft bijvoorbeeld adidas verschillende drie strepen patronen als merk geregistreerd. adidas treedt krachtig op tegen partijen die haar drie strepen merk zonder haar toestemming gebruiken. Zo heeft adidas opgetreden tegen Puma, Marca, Scapa, Nike, K-Swiss, Fitnessworld, FC Barcelona en H&M. Wij schreven hier al eerder over in onze blogs. In al deze procedures is de hamvraag steeds: ervaart de consument de strepen als merk -en dus als herkomstaanduiding- of als versiering. Indien de strepen als merk gezien worden en de consument in verwarring wordt gebracht als andere partijen drie of tweestreepmotieven gebruiken dan kan adidas daartegen optreden. Of dit zo is kan per zaak verschillen. Waar de strepen uitsluitend als versiering wordt gezien (zoals bij de zaken tegen Fitnessworld, Nike en K-Swiss) is geen sprake van inbreuk op het drie strepen merk van adidas, maar waar de strepen als merk van adidas worden opgevat (zoals in de zaak tegen Scapa) is er wel weer sprake van merkinbreuk.

Adidas heeft recent een gevoelige nederlaag geleden: één van de drie strepen merken van adidas is door het Europese merkenbureau nietig verklaard. Volgens het Europese merkenbureau zou het drie strepen merk consumenten niet in staat stellen om producten als afkomstig van adidas te herkennen. Volgens het bureau ging het om drie eenvoudige verticale parallelle zwarte strepen tegen een witte achtergrond waardoor het teken onderscheidend vermogen zou missen. adidas had een enorme hoeveelheid bewijs van merkgebruik en van bekendheid van het drie strepen merk in de procedure ingebracht om aan te tonen dat haar drie strepen merk wel degelijk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het Europese merkenbureau was toch van oordeel dat dit bewijs onvoldoende aanknopingspunten bood om onderscheidend vermogen van het drie strepen merk aan te nemen. Deze uitspraak betekent niet dat adidas niet meer zou kunnen optreden tegen partijen die zonder haar toestemming gebruik maken van de drie strepen. adidas heeft meer ijzers in het vuur: adidas beschikt namelijk over meerdere drie strepen merken. Deze uitspraak laat wel echter zien dat de drempel voor merkbescherming van eenvoudige grafische elementen hoog is.

Maar hoe zit het nu met de streepmerken van Gucci? Forever 21 heeft de nietigheid van de Gucci streepmerken ingeroepen en stelt zich op het standpunt dat de streeppatronen geen merken kunnen zijn nu zij geen onderscheidend vermogen bezitten en de consumenten de kleding/ accessoires die zijn voorzien van deze streeppatronen niet als afkomstig van Gucci zal herkennen. Gucci heeft volgens Forever21 niet het alleenrecht op het gebruik van deze streeppatronen en mag dit ook niet via het merkrecht opeisen. Het oordeel is nu aan de rechter en zoals we gezien hebben in de adidas zaken is het geen gelopen race voor Gucci. Gucci zal moeten aantonen dat haar streepmerken onderscheidend vermogen hebben en dus door de consument als merken van Gucci worden herkend. Gucci heeft in een persverklaring al laten weten dat zij haar streepmerken met hand en tand zal verdedigen.

Persbericht Gucci:

(…) Gucci's renowned blue-red-blue and green-red-green stripe webbing trademarks have been iconic codes of the House of Gucci for more than fifty years, following their introduction in 1951 and 1963 respectively, with the first U.S. trademark registration of the webbing dating back to 1979.

Despite Forever 21's attempt to use its lawsuit to intimidate Gucci into ceasing its trademark enforcement efforts, Gucci is as committed as ever to protecting its long established intellectual property rights, which are at the heart of the brand's identity, and to ending once and for all Forever 21's reprehensible exploitation of its distinctive trademarks and those of other brands who have suffered the same type of piracy.

Gucci considers the defense and enforcement of its celebrated trademarks of paramount importance in protecting its customers from those who wish to knowingly profit from deception and confusion."

Margot Span is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem.Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Foto's: Gucci Facebook en Catwalkpictures