Rechtspraak: Je hoeft niet trendy te zijn om onderscheidend te zijn (of juist wel?)

Wat ze bij Louboutin kunnen, kunnen wij ook, moeten ze bij Birkenstock gedacht hebben, toen ze het patroon van de zool registreerden als merk. Maar een concurrerende fabrikant van orthopedisch schoeisel dacht daar anders over.

Birkenstock, fabrikant van onder (veel) meer de bekende orthopedische slipper met anatomisch voetbed, is al sinds juni 2012 op basis van een internationale registratie houdster van een Beneluxmerk. Het merk bestaat in feite uit het golvende patroon van de zool van het schoeisel. Birkenstock wilde het merk ook registreren voor de hele Europese Unie, maar stuitte daarbij in eerste instantie op een volledige weigering, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen van het patroon. Na een beroepsprocedure werd registratie alsnog toegestaan voor kunstledematen, -ogen en -tanden, hechtmateriaal, hechtmateriaal voor operatiedoeleinden, dierenhuiden en pelterijen, maar niet voor footwear.

De Italiaanse concurrent Footsie wilde vervolgens dat het merk ook voor de Benelux nietig werd verklaard, trok de stoute schoenen aan en toog naar de rechter. Nadat de rechter had geverifieerd of Footsie alleen nietigverklaring voor de categorie (orthopedische) schoenen eiste – wat inderdaad het geval was - , heeft hij zich over de vraag gebogen of het Beneluxmerk voldoende onderscheidend vermogen bezit.

Volgens vaste rechtspraak in Europa heeft een merk onderscheidend vermogen ‘indien het zich ertoe leent de waren waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en aldus van de waar van andere ondernemingen te onderscheiden.’ Beoordeling vindt plaats aan de hand van de waar waarvoor de inschrijving is verricht en gaat uit van de manier waarop het relevante publiek het merk waarneemt. Deze criteria gelden niet alleen voor (traditionele) woord- en beeldmerken, maar ook voor bijvoorbeeld driedimensionale merken die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de (verpakking van de) waar. Omdat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van waren zonder enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit (een deel van) de waar of de verpakking, zullen merken die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de waar minder snel als herkomstaanduiding worden herkend. Volgens het HvJ EU moet daarom voor een dergelijk merk de lat hoger worden gelegd, in die zin dat het alleen dan het vereiste onderscheidend vermogen heeft als het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

De rechtbank heeft in lijn met deze vaste rechtspraak geoordeeld dat het Birkenstock-merk uit een patroon bestaat dat geschikt is om te worden toegepast op het oppervlak van de waar, in dit geval footwear , waarvoor een strengere maatstaf geldt. Dit betekent dat aan het Birkenstock-merk voor footwear alleen onderscheidend vermogen kan worden toegekend, als het geclaimde patroon significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit echter niet het geval is.

Onderscheidend vermogen door inburgering bezit het Birkenstock-merk evenmin, naar het oordeel van de rechtbank. Factoren die een rol spelen bij een dergelijke beoordeling kunnen zijn het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van het in aanmerking komende publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, of verklaringen van de Kamers van Koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Birkenstock zwaaide weliswaar met een marktonderzoek waaruit bleek dat dat 46 procent van de Nederlandse respondenten op de vraag (vraag 25) “what do you think, what product characteristics describe a Birkenstock-shoe best?” had geantwoord: “shoe sole with the special pattern.” Maar deze vraag was uitsluitend voorgelegd aan Nederlanders en dus niet representatief voor de beoordeling van de inburgering in de Benelux. Bovendien kwam dat antwoord uit een lijst van elf door Birkenstock zelf voorgeprogrammeerde antwoorden en bood daarom niet voldoende onderbouwing.

De rechtbank stelde Footsie dus in het gelijk: ook het Beneluxmerk van Birkenstock is klaar voor vernietiging voor (orthopedisch) schoeisel.

Opmerkelijke merken

Het merkenrecht beperkt zich niet alleen tot woorden of logo's. Zo hebben wij al vaker geschreven over opmerkelijke merkregistraties, zoals het recht op een rode zool . Er kan dus ook een patroon als merk geregistreerd worden. Een patroon bestaat uitsluitend uit een reeks elementen die op regelmatige wijze worden herhaald. Een voorbeeld van een patroonmerk is bijvoorbeeld de Burberry -ruit.

Patroonmerken dienen te worden onderscheiden van positiemerken. Bij positiemerken gaat het juist om de specifieke wijze waarop een teken op het product wordt aangebracht. Ook daar schreven wij al eerder over. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dit positiemerk van Prada.

Geschreven door Suzan Houben-van Geldorp. Suzan is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Beelden: Homepage via: Birkenstock Facebook, foto 2: Birkenstock Facebook, foto 3: Burberry Facebook, foto 4: webshop Fruugo