Rechtspraak: De aansprakelijkheid van de bestuurder voor merkinbreuk

Wanneer een onderneming inbreuk maakt op merkrechten van een ander, bijvoorbeeld door namaak artikelen te produceren en op de markt te brengen, kan de merkhouder de bestuurder van die onderneming aansprakelijk stellen. Hiervoor is vereist dat hem een persoonlijk, ernstig verwijt kan worden gemaakt. Recentelijk heeft de rechter tot tweemaal toe uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van bestuurders in merkrechtelijke geschillen. Wat speelde hier en waren de bestuurders in deze gevallen persoonlijk aansprakelijk voor merkinbreuk?

Speelgoedhamsters

Het eerste geschil speelde tussen de producent van Zhu Zhu Pets, populaire speelgoedhamsters, en een onderneming die namaak Zhu Zhu Pets op de markt bracht. Al eerder was de rechthebbende op basis van zijn merk-, model- en auteursrechten succesvol opgetreden tegen de onderneming die de namaakhamsters in Nederland op de markt bracht.

De bestuurder van deze onderneming bleek echter niet geheel te hebben voldaan aan het vonnis. Op basis van dit vonnis was hij namelijk verplicht opgave te doen van alle informatie die hem tot beschikking stond omtrent de inbreuk, zoals namen van distributeurs, geproduceerde en verkochte aantallen, etcetera. Nu bleek na enige tijd dat de bestuurder had verzuimd deze informatie naar waarheid bij de merkhouder op te geven. In het bijzonder had hij, kennelijk welbewust, één van de leveranciers niet genoemd bij het opgeven van de informatie. Hierop stelde de merkhouder de bestuurder aansprakelijk.

Het Hof Den Haag oordeelde in september 2014 over deze zaak. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen bestuurdersaansprakelijkheid voor enerzijds de merkinbreuk zelf, anderzijds voor het handelen na het vonnis.

Het Hof legde eerst uit dat voor een persoonlijk, ernstig verwijt voor merkinbreuk vereist is dat de bestuurder op de hoogte is of moet zijn van het betreffende merk ten tijde van het verhandelen van de namaakgoederen. Daar was in het onderhavige geval naar het oordeel van het Hof geen sprake van.

Wel werd de bestuurder in kwestie persoonlijk verweten dat hij niet alle informatie omtrent de afnemers van de namaakhamsters had opgegeven. Daarmee heeft hij volgens het Hof niet naar zorgvuldigheid tegengegaan dat er verdere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten zou plaatsvinden. Het verweer van de bestuurder dat hij de levering was vergeten en 'zich niet had gerealiseerd' dat hij ook deze andere partij had moeten opgeven, bood hem geen soelaas. Hij wist of had immers moeten weten dat deze partij de hamsters verder zou doorverkopen.

De bestuurder werd een dwangsom van 5.000 euro opgelegd voor iedere dag dat hij zou verzaken de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de producent van de speelgoedhamsters te (doen) staken, en werd veroordeeld om de schade en de volledige proceskosten van de producent te voldoen.

Tommy Hilfiger

Een recenter geschil betreft namaak Tommy Hilfiger kleding. In het vonnis dat door de rechtbank Den Haag werd gewezen, werden twee bestuurders van ondernemingen die zich bezig hielden met de verhandeling van namaakkleding aansprakelijk geacht voor inbreuk op de merken van Tommy Hilfiger. Zoals in de vorige uitspraak naar voren kwam, is hiervoor vereist dat de bestuurder op de hoogte was of moest zijn geweest van de merkinbreuk.

Rechtbank Den Haag oordeelde dat hiervan in het onderhavige geval sprake was. De eerste bestuurder moest zich volgens de rechtbank terdege bewust zijn van het feit dat de kleding die hij verhandelde niet met toestemming van Tommy Hilfiger in het verkeer werd gebracht. De verkoopprijs was veel lager dan de whole sale prijzen van Tommy Hilfiger en bovendien hanteerde de bestuurder zelf in e-mailcorrespondentie de term 'back door' of 'achterdeur'.

De andere bestuurder, de echtgenote van bestuurder 1, faciliteerde merkinbreuk door samen te werken met haar man en haar onderneming te gebruiken als afhaaladres voor de namaak kleding. Naast merkinbreuk van haar onderneming was er ook sprake van bestuurdersaansprakelijkheid. De rechter oordeelde dat zij op de hoogte moest zijn van het inbreukmakende karakter van het verkopen van dit soort kleding, nu er in het verleden al eerder procedures tegen haar echtgenoot waren aangespannen.

Beide bestuurders werden dus persoonlijk aansprakelijk geacht. Naast een veroordeling tot schadevergoeding en vergoeding van de volledige proceskosten van Tommy Hilfiger (á ruim 33.000 euro), werd hen een dwangsom van 5.000 euro opgelegd voor iedere dag dat en voor ieder product waarmee zij in strijd zouden handelen met het vonnis van de rechter.

Conclusie

Hoewel een flinke drempel moet worden genomen om bestuurdersaansprakelijkheid aan te nemen, tonen bovenstaande voorbeelden dat een bestuurder zich niet altijd kan verschuilen achter zijn onderneming. Voor merkhouders is dit goed nieuws; onder omstandigheden kun je naast de inbreukmakende onderneming ook diens bestuurder aanspreken.

Esther Schnepper, Köster Advocaten; Advocatenindemode.nl

Foto: Tommy Hilfiger Spring 2015