Rechtspraak: Failliet! Wat gebeurt er nu met de merkrechten?

De krantenkoppen zullen je niet zijn ontgaan: bekende modebedrijven zoals de V&D en Manfield zijn helaas in zodanig zwaar financieel weer terecht gekomen, dat zij recentelijk door de rechter failliet zijn verklaard. Wat er met activa zoals voorraden gebeurt, is bekend; deze worden doorgaans verkocht middels een faillissementsverkoop. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de merkrechten van een failliete partij?

Merk ‘vogelvrij’ na faillissement?

Een onderneming in de mode heeft vaak meerdere merkrechten. Als een onderneming failliet gaat, dan zal de curator proberen de merkrechten aan derden te verkopen. Door de merkrechten te gelde te maken, probeert de curator opbrengsten te genereren voor de boedel die ingezet kunnen worden om de vorderingen van schuldeisers zoveel als mogelijk te voldoen.

Indien je concurrent ten onder gaat, dan kun je dus niet zomaar de merken van je gefailleerde concurrent zelf registreren of gebruiken. Merkrechten zijn namelijk (ook) activa en behouden hun geldigheid, zelfs na faillissement.

Ga je toch over tot registratie van het merk van je failliete concurrent, dan is deze inschrijving vernietigbaar door de curator (of door de partij aan wie de curator het merk heeft verkocht), omdat je dit 'te kwader trouw’ hebt geregistreerd.

Evenmin kan je onbestraft gebruik maken van de merkrechten van je failliete concurrent. De curator kan in dat geval onverminderd een verbod wegens inbreuk en eventueel schadevergoeding vorderen.

Andersom hoef je merkinbreuk door een failliete onderneming (bijvoorbeeld door de verkoop van namaakproducten uit een failliete boedel) niet te dulden; in dat geval krijg je voorrang op de andere schuldeisers.

Kortom: merkrechten zijn na faillissement niet vogelvrij.

Licenties

Ook ondernemingen die door middel van licenties met de failliete partij zijn verbonden, kunnen nadelige gevolgen ondervinden. Je verkoopt bijvoorbeeld kleding van merk X in uw winkel, je produceert voor merk Y of je exploiteert een winkel onder de naam van merk Z als franchisenemer. Welke gevolgen heeft een faillissement in dit soort situaties?

Als licentiegever is er geen nood aan de man; in de meeste gevallen kun je de overeenkomst ontbinden indien de licentienemer niet langer zijn betalingsverplichtingen nakomt. Ben je echter licentienemer, dan is je positie aanzienlijk zwakker. Tot voor kort waren er aanwijzingen dat je als de licentienemer met lege handen zou kunnen komen te staan indien de licentiegever failliet zou gaan. Aanleiding hiervoor was het spraakmakende Nebula-arrest van de Hoge Raad (NJ 2007, 155), dat deed vermoeden dat de curator van een failliete partij zich in de meeste gevallen niet zou hoeven houden aan bestaande afspraken zoals licentieovereenkomsten.

Gelukkig is dit recentelijk wat genuanceerd. De Hoge Raad heeft in het meer recente Berzona-arrest (NJ 2014, 407) uitgelegd dat het de curator niet is toegestaan een overeenkomst die is aangegaan vóór het intreden van het faillissement niet na te komen, bijvoorbeeld door deze actief te beëindigen. Toegepast op licenties zou dat betekenen dat als je voor het faillissement al een licentieovereenkomst hebt gesloten met een licentiegever, je toch niet het nakijken hebt. Mocht de curator onverhoopt beslissen niet mee te werken aan de uitvoering van de licentieovereenkomst, dan kun je na ontbinding een vordering tot schadevergoeding tegen de curator instellen. Hoewel dit in theorie mooi klinkt, betekent een dergelijke vordering in de praktijk dat je achteraan bij de rest van de schuldeisers aansluit. Het is dan nog maar de vraag of je je schade vergoed zal zien.

Ondanks dat de positie van licentienemers in theorie dus is versterkt, blijft het devies ‘voorkomen is beter dan genezen’ onverkort van kracht. Maak daarom bij voorkeur tijdens het aangaan van de licentie al afspraken over wat er gebeurt als een van beide partijen failliet gaat.

Opkomen voor rechten tijdens faillissement

Ben je leverancier van een partij die failliet is gegaan? Dan zal je waarschijnlijk bang zijn dat je niet meer betaald wordt of overweeg je je spullen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te halen om je schade te beperken.

Een afkoelingsperiode in een faillissement verzet zich er in principe tegen dat je je goederen terug kunt vorderen. Dit neemt niet weg dat de curator de positie van derden, bijvoorbeeld die van jou als leverancier, zo goed mogelijk dient te waarborgen en contractuele verplichtingen ook tijdens faillissement moet respecteren.

Hier liggen vaak meer kansen voor ondernemers om voor hun rechten op te komen dan wordt gedacht. Vaak blijft het bij het indienen van een onbetaald gelaten vordering bij de curator en het afwachten of die in de toekomst geheel of ten dele betaald kunnen worden.

Esther Schnepper is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl