Rechtspraak. Bonjour, Je m’appelle mlle R’belle

Het merk 'Je m’appelle' van Scotch & Soda werd in september nietig verklaard door de rechtbank. Wat ging aan die uitspraak vooraf? Scotch & Soda is sinds 2010 houder van het woordmerk Scotch R'belle in de Benelux en heeft de domeinnaam

www.scotchrbelle.nl geregistreerd. In 2010 is het kinderkledingmerk voor meisjes, Scotch R’Belle, in een persbericht verschenen met de volgende tekst: Scotch R'belle. Another Scotch Initiative. Bonjour Je m’appelle mademoiselle R’belle.

De

collectie van Scotch & Soda met het merk Scotch R’Belle is sinds 2011 in de winkels verkrijgbaar. Op de kleding van dit merk worden vaak teksten gebruikt, waaronder ‘Je m’appelle mademoiselle R’Belle’, waarbij de tekst Je m’appelle telkens wordt gebruikt in combinatie met de woorden ‘mademoiselle R’belle’.

Eind 2011 heeft een ander bedrijf, HLK, de domeinnaam www.jemappelle.nl geregistreerd, de handelsnaam 'Je m’appelle' in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven en een facebookpagina voor 'Je m’appelle' aangemaakt.

Een maand na de presentatie van kleding van HLK met daarop de tekst Je m’appelle deponeert Scotch & Soda met spoed het merk Je m’appelle voor kleding. Scotch & Soda wil dat HLK stopt met het gebruik van het merk Je m’appelle omdat Scotch & Soda het merk 'Je m’appelle' al sinds 2010 zou gebruiken en dus oudere rechten op dit merk heeft. Maar gaat deze vlieger op?

Op haar beurt vordert HLK dat het door Scotch & Soda ingeschreven merk 'Je m’appelle' nietig wordt verklaard, omdat dit merk volgens HLK door Scotch & Soda te kwader trouw is gedeponeerd.

Voor de beoordeling of sprake is van een merkdepot dat te kwader is verricht dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren van het geval. Een relevante factor is bijvoorbeeld het feit dat de aanvrager weet of behoorde te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend merk gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarring kan ontstaan. Ook de bedoeling van de aanvrager om een derde het verdere gebruik van het merk teken te beletten kan een relevante factor zijn voor het aannemen van kwade trouw.

Volgens HLK wist Scotch & Soda dat HLK het merk Je m’appelle al voor kleding gebruikte in de Benelux. Scotch & Soda zou met andere woorden op de hoogte zijn geweest van het voorgebruik van het merk door HLK. Volgens de Benelux-rechtspraak moet het voorgebruik van een merk normaal en te goeder trouw zijn. Hiervan is in het geval van HLK sprake.

Op haar beurt kon Scotch & Soda niet aantonen dat zij het merk/ teken Je m’appelle al voor HLK op een normale wijze en te goeder trouw gebruikte.

Wat vond de rechtbank?
De rechtbank oordeelt dat Scotch & Soda het merk Je m’appelle te kwader trouw heeft gedeponeerd. Volgens de rechtbank heeft Scotch & Soda erkend dat zij ten tijde van het merkdepot op de hoogte was van het voorgebruik van het merk Je m’appelle door HLK en dat Scotch & Soda ook om die reden het merk met spoed heet gedeponeerd.

Ook was de rechtbank van oordeel dat Scotch & Soda het teken Je m’appelle slechts als onderdeel van de samenhangende zin ‘Bonjour. Je m’appelle mademoiselle R’Belle’ gebruikt. Nu is het zo dat sprake kan zijn van merkgebruik indien een teken slechts in combinatie met een ander teken of merk wordt gebruikt. Hier was volgens de rechtbank bij Scotch & Soda geen sprake van.

In het hierboven genoemde persbericht is het merk Scotch R’Belle herhaaldelijk en prominent vermeld. De woorden Je m’appelle zijn daarbij slechts als onderdeel van een samenhangende zin gebruikt en deze zin is als onderschrift van het merk Scotch R’Belle weergegeven. De rechtbank oordeelde dat deze weergave het karakter van een onderschrift heeft en niet wijst op merkgebruik. Tevens valt niet in te zien dat het in aanmerking komend publiek de woorden 'Je m’appelle' in deze context als een (zelfstandig) merk zal opvatten, aldus de rechtbank. HLK is dan ook in deze procedure in het gelijk gesteld.

Hanne Ong is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem.