Rechtspraak: Het gevaar van verwarring in het merkenrecht

I

edere ondernemer die een product of dienst aanbiedt, wil graag dat de afnemers weten waar het product of de dienst vandaan komt. Daarvoor registreert men vaak een woordmerk en/of beeldmerk. Een merk heeft immers een herkomstaanduidingsfunctie: het merk dient als identificatiemiddel

van de producten of diensten van de merkhouder. En daarmee is een merk ook direct een sterk communicatie- en reclamemiddel. Wie kent er bijvoorbeeld niet de uit Brazilië afkomstige slippers van het merk ‘havaianas’ met het herkenbare beeldmerk:



Maar wat als een ander een teken (een woord of beeld) gaat gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met een geregistreerd merk? En dan ook nog eens voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten? Dit deed een Arubaans bedrijf, dat onder het teken ‘arubianas’ eveneens slippers op de markt brengt met het volgende beeldmerk:



Dat mag niet, zo oordeelde het Gerecht van Aruba op 11 december 2013 in een rechtszaak tussen de merkhouders van bovenstaande beeldmerken. Maar waarom eigenlijk niet?

De belangrijkste reden is het ‘verwarringsgevaar’ wat onder (potentiële) afnemers ontstaat of kan ontstaan. Het (mogelijke) ‘verwarringsgevaar’ is voor merkhouders dè troef om derden te verbieden een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten. Maar wat is dat nu eigenlijk, verwarringsgevaar? En hoe kun je het verwarringsgevaar voorkomen, of daartegen optreden?

Bescherming voor de merkhouder

Het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) geeft een merkhouder een uitsluitend recht om iedereen die zonder zijn toestemming een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt, dat gebruik te verbieden.

Art. 2.20(1) BVIE noemt vier gronden waarop de merkhouder het gebruik van een teken kan verbieden, omdat er in dat geval sprake is van inbreukmakend gebruik. De tweede grond (b) van het artikel geeft de merkhouder het recht een derde het gebruik van een teken te verbieden, wanneer (1) dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en (2) in het economisch verkeer gebruikt wordt voor (3) dezelfde of soortgelijke waren of diensten, (4) indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Deze tweede grond wordt veruit het meeste ingeroepen door merkhouders en kent als (belangrijk) criterium het verwarringsgevaar. Wordt aan alle criteria voldaan? Dan is er sprake van merkinbreuk en kan het gebruik van het teken worden verboden!

Wat is nu eigenlijk ‘verwarringsgevaar’?

De wezenlijke functie van het merk is de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. Wanneer een ander voor zijn zelfde of soortgelijke waren of diensten een zelfde of overeenstemmend teken gebruikt, kan dat verwarring scheppen bij de consument.
Onderscheid kan worden gemaakt tussen directe en indirecte verwarring. Bij directe verwarring zijn het merk en het teken dusdanig overeenstemmend, dat het publiek de waren of diensten waarop het teken is aangebracht verwart met de waren of diensten van de merkhouder (productverwarring). Opvallend vaak gebruiken de huismerken van supermarktketens voor hun producten verpakkingen, kleuren èn logo’s en teksten, die met A-merken overeenstemmen. De kans is daardoor groot dat een consument thuiskomt met huismerk margarine, terwijl op het boodschappenlijstje margarine van het A-merk stond.

Van indirect verwarringsgevaar is sprake als men aan het merk en teken dezelfde herkomst zal toeschrijven en dat men – ondanks het uit elkaar kunnen houden van het merk en teken – toch door de gelijkenis ervan kan menen dat er een (economisch) verband bestaat tussen de ondernemingen.
Dit indirect verwarringsgevaar – het vermoeden van een (economische) band – was ook aan de orde in de zaak tussen ‘havaianas’/ ‘arubianas’. Het Gerecht oordeelde dat het mogelijk is dat bij het publiek de onjuiste opvatting zou kunnen ontstaan dat de ‘arubianas’ slippers lokale varianten van de producent en merkhouder van ‘havaianas’ slippers konden zijn.

Hoe wordt het verwarringsgevaar beoordeeld?

Bij de boordeling van het verwarringsgevaar wordt er globaal beoordeeld of de totaalindruk van het teken en merk bij de gemiddelde consument voor verwarring kan zorgen. Het is een complexe, juridische beoordeling, die uit verschillende onderdelen bestaat.
Het Hof van Justitie heeft op 11 november 1997 een belangrijk arrest gewezen, waarin zij richtlijnen heeft gegeven voor de invulling van – en beoordeling van – het begrip ‘verwarringsgevaar’. Uit dit Puma/Sabel arrest volgen drie criteria waarmee rekening moet worden gehouden:
i) De overeenstemming van het teken en het merk, welke overeenstemming visueel, auditief (klankbeeld) of begripsmatig kan zijn;
ii) De indruk van de gemiddelde consument;
iii) De mate van onderscheidend vermogen van het merk.

Daarbij heeft ook te gelden dat de mate van overeenstemming (de gelijkenis) tussen het teken en merk en de mate van overeenstemming van de waren en diensten communicerende vaten zijn. Was in het hiervoor aangehaalde arrest ‘havaianas’/ ‘arubianas’ sprake geweest van totaal andere waren of diensten van ‘arubianas’ – bijvoorbeeld de verkoop van fietsen in plaats van (ook) slippers – was de beoordeling van het verwarringsgevaar wellicht anders uitgevallen! Tenzij ‘havaianas’ kan aantonen dat zij een bekend merk is, want dan valt het merk onder grond (c) van art. 2.20(1) BVIE en komt het merk een grotere beschermingsomvang toe.

Of sprake is van soortgelijkheid van waren en diensten is beoordeling op zich, maar kort gezegd moet de soortgelijkheid wel ruim worden opgevat. Soortgelijkheid werd bijvoorbeeld ook aangenomen tussen: bier en chocolademelk – omdat beide normaal gesproken op dezelfde verkooppunten verkrijgbaar zijn – en ook soortgelijk: luxe brillen, aanstekers, horloges en vulpennen – omdat deze vaak allemaal door modemerken worden verkocht.

Voorkomen of optreden!

Het is van belang om voordat een merk wordt ingeschreven of voordat een teken op de waren en diensten wordt aanbracht, de risico’s van het gebruik in kaart worden gebracht. Wilt u een merk inschrijven of een teken gaan gebruiken, dan adviseren bij een merkenbureau een overeenstemmend merkenonderzoek te laten verrichten zodat de risico’s op verwarringsgevaar in kaart kunnen worden gebracht.

Gebruikt een derde, bijvoorbeeld een concurrent, een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met uw merk? Dan kun u daar tegen optreden! Wij helpen u daar graag bij, ook wanneer u wordt aangesproken op het gebruik van een met een ander merk overeenstemmend merk (of teken).

Lucia van Leeuwen is advocaat bij Köster advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties.