Rechtspraak: Adidas verliest rechtszaak over drie strepen; tips voor het registreren van een patroon als merk

Het Gerecht van de Europese Unie heeft besloten dat een van de drie-strepenmerken van Adidas niet geldig is als handelsmerk. Hoe zit dit, en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden? Köster Advocaten zocht het voor u uit.

Procedure

Het Uniemerk van Adidas dat bestaat uit drie parallel lopende zwarte strepen tegen een witte achtergrond (nr. 012442166) is nietig. Zo oordeelde het Gerecht van de Europese Unie op 19 juni 2019 in een procedure die was aangespannen door de Belgische schoenenfabrikant Shoe Branding Europe BVBA. Het merk is volgens het Gerecht niet in staat om de kledingstukken van Adidas te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en daarmee niet in staat de primaire functie van een merk te vervullen.

Dit gebrek aan onderscheidend vermogen bestond in eerste instantie al, toen Adidas het merk op 18 december 2013 bij het Europese merkenbureau EUIPO aanvroeg (intrinsiek onderscheidend vermogen). Ook heeft Adidas niet aangetoond dat het merk op een later tijdstip alsnog EU-breed onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat van het merk is gemaakt in de praktijk (inburgering van onderscheidend vermogen).

Een pijnlijke les voor Adidas, die haar drie-strepenmerken de afgelopen jaren veelvuldig inzette tegen concurrenten met identieke of overeenstemmende streeppatronen. Köster Advocaten is van oordeel dat het merk waarschijnlijk overeind had kunnen blijven als Adidas een betere merkaanvraag zou hebben verricht.

Tips

Met inachtneming van deze take-outs, zorgt u dat uw modemerk sterk staat:

1. Vermeld bij de aanvraag van een patroonmerk duidelijk de aard en positionering van het patroon op het product

In deze nietigheidsprocedure stelde Adidas zich op het standpunt dat de merkregistratie – zoals hierboven afgebeeld – betrekking zou hebben op een streeppatroon. Dat wil zeggen: een afbeelding van doorlopende strepen op kledingstukken, ongeacht de lengte van deze strepen. Het Gerecht ziet dit evenwel anders en oordeelt dat sprake is van een beeldmerk van een logo, gevormd uit een rechthoek van drie zwarte strepen op een witte achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan een merkteken op de borst of in een label van een T-shirt.

Adidas loopt hierdoor tegen een bewijsprobleem aan. Nagenoeg alle door Adidas als bewijs van gebruik ingebrachte afbeeldingen zien op het gebruik van een streeppatroon, en het gebruik van een streeppatroon kan niet dienen als bewijs voor het gebruik van een geregistreerd logo, aldus het Gerecht.

Tegen deze achtergrond is het niet wonderlijk dat het Gerecht heeft geoordeeld dat Adidas niet heeft kunnen aantonen dat zoveel gebruik van het drie-strepenmerk zou zijn gemaakt, dat dit merk alsnog onderscheidend vermogen zou hebben verkregen.

Wilt u een patroon als merk registreren, let dan op het volgende:

• Benoem in de aanvraag expliciet dat u een ‘patroonmerk’ aanvraagt.
• Kies voor een afbeelding waaruit duidelijk blijkt hoe het patroon in de praktijk wordt toegepast. Lijnen van het product die geen onderdeel uitmaken van het merkteken als zodanig maar enkel dienen ter indicatie van de plaatsing van het merkteken kunnen met een stippellijn worden weergegeven. Hieronder de illustraties van andere streepmerken van Adidas, waaruit de positionering van het streeppatroon veel duidelijker blijkt:

2. Specificeer kleurgebruik in de merkaanvraag

In de aangevochten merkregistratie van Adidas wordt met geen woord gerept over kleurgebruik. Het merk zelf toont drie zwarte strepen op een witte achtergrond. Het Gerecht komt hierdoor tot de conclusie dat het gebruik van drie gekleurde strepen op een helderdere achtergrond wel maar het gebruik van een omgekeerde kleurcombinatie (dus: heldere strepen tegen een donkerdere achtergrond) niet met het merk overeenstemt. In het laatstgenoemde geval is geen sprake van een ‘verwaarloosbare variatie’ en dus ‘gebruik’ van het merk. Helaas voor Adidas bestond het leeuwendeel van het aangeleverde bewijsmateriaal evenwel uit deze laatste categorie. Ook op deze grond faalde Adidas daarom om gebruik van het geregistreerde merk aan te tonen.

Wil je er zeker van zijn dat jouw merk het gebruik in een bepaalde kleur(combinatie) dekt, zorg er dan voor dat:

• Er een duidelijke beschrijving van het kleurgebruik is opgenomen in de merkaanvraag. Het beste is om aan te sluiten bij een breed erkende kleurcode, zoals RGB, HSL of HSB.
• De positionering van kleuren in de merkafbeelding wordt gespecificeerd. Hiermee voorkom je beschermingshiaten en onnodige kosten als gevolg van irrelevante merkregistraties.

Geschreven door Julia Mascini en Lucia van Leeuwen, advocaten bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelen zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Editors note: De eerste zin van dit artikel is na publicatie aangepast. Correct is: Het Gerecht van de Europese Unie heeft besloten dat een van de drie-strepenmerken van Adidas niet geldig is als handelsmerk.

Foto: Adidas