Rechtspraak: McGregor/Adidas de naam van een icoon op (sport)kleding

De rechtszaak tussen McGregor en Adidas werd begin augustus beslecht en nadien is er veel over geschreven. Veel duidelijkheid schiepen al die artikelen niet: wat ging er nu precies mis bij de ‘Conor McGregor-lijn’ van Reebok, de dochteronderneming van Adidas? Waarom mag het gebruik van de naam van de ene celebrity wel, maar van de andere niet?

Iconen en fashion

Je kunt de naam van een icoon op verschillende manieren gebruiken, mits je daarvoor toestemming hebt als die toestemming vereist is (bijvoorbeeld als het icoon zijn naam als merk heeft geregistreerd).

Er zijn sporters met een eigen kledinglijn onder hun eigen naam, zoals wijlen Johan Cruyff (’Cruyff’) en tennissers Sjeng Schalken (’Sjeng Sports’) en Björn Borg. Daarnaast heeft een groot aantal sporters een eigen kledingmerk, maar dan onder een andere naam, zoals BALR (Demy de Zeeuw, Gregory van der Wiel en Eljero Elia) en Twinlife (broertjes De Boer). Deze sporters zullen – aangezien zij een eigen kledinglijn hebben – hun naam niet snel verbinden aan een ander kledingmerk.

Er zijn ook sporters die alleen hun naam verbinden aan een kledingmerk, zonder een eigen merk op te zetten. Voorbeelden van deze langdurige samenwerkingen (sub-lijnen) zijn Nike Jordan (Michael Jordan), Tiger Woods voor Nike Golf en de Nike RF (Roger Federer) lijn. En uiteraard zeer bekend: de Adidas Stan Smith schoenen.

Ook eenmalige samenwerkingen zijn populair. Zo lanceert H&M ieder jaar een collectie in samenwerking met een bekende modeontwerper. Sporters verbinden ook graag hun naam aan dergelijke eenmalige collecties, zoals David Beckham voor H&M en Lewis Hemilton voor Hilfiger.

Toestemming, maar alsnog inbreuk?

Wat ging er dan mis bij de ‘Conor McGregor’ lijn van Reebok (Adidas)? Conor McGregor – de MMA-vechter met de bijnaam ‘The Notorious’ – zelf had in ieder geval geen problemen met het gebruik van zijn naam op de Reebok sportkleding. In dit geval was het een concurrent die er problemen mee had: McGregor.

Het merk McGregor, in september 2017 gekocht uit een faillissement, staat bekend om kleding met een klassieke en nette stijl. Het modemerk is van plan in 2019 een comeback te maken. McGregor verzet zich tegen het gebruik door Adidas van de naam ‘Conor McGregor’ op sportkleding. McGregor stelt dat haar merk ‘MCGREGOR’ en de naam ‘Conor McGregor’ zo veel op elkaar lijken, dat sprake is van merkinbreuk (onder meer: verwarringsgevaar).

Maar: Conor McGregor heet nu eenmaal Conor McGregor. Mag Adidas die naam dan niet gebruiken op (sport)kleding, omdat er toevallig een merk bestaat dat identiek is aan de achternaam van deze sporter? Oftewel: hoe om te gaan met eigen namen en merken van derden

Adidas betwistte niet dat het merk ‘MCGREGOR’ en het door haar gebruikte teken (de naam) ‘Conor McGregor’ overeenstemmen. In principe zou McGregor Adidas dus kunnen verbieden om de naam te gebruiken, omdat sprake is van merkinbreuk. Het merkenrecht kent echter een aantal ‘beperkingen’ op de rechten van de merkhouder. Een daarvan is dat een merkhouder een derde niet mag verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van diens eigen naam, voor zover sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Adidas deed dus een beroep op deze ‘beperking’ van de rechten van de merkhouder McGregor. Adidas stelde dat het haar vrij moest staan om de ‘eigen naam’ van Conor McGregor in het economisch verkeer (op kleding) te gebruiken.

Gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel

Waar het mis ging voor Adidas: aan het vereiste van ‘gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ werd door Adidas niet voldaan. De rechter oordeelde dat Adidas ‘deloyaal’ handelde jegens merkhouder McGregor, doordat:

• 1. Op de kledingstukken het bestanddeel MCGREGOR veel groter is afgebeeld dan het bestanddeel CONOR (en bij de hoodie en jersey ook nog eens alleen op de achterkant), waardoor de vrees, dat bij ‘een vluchtige oogopslag’ het deel CONOR niet zou worden waargenomen en zo het verband met de MMA-vechter verloren zou gaan, gerechtvaardigd is;

• 2. Adidas onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat de MMA-vechter Conor McGregor dermate bekend is, dat het algemene publiek bij het zien van het woord MCGREGOR op kleding direct zal denken aan de MMA-vechter. Dat Conor McGregor een van de best verdienende sporters ter wereld is, zegt niets over zijn algemene bekendheid (onder het bredere publiek). Hetzelfde geldt voor de miljoenen (wereldwijde) volgers op Instagram of zijn aanwezigheid in het nieuws. De bekendheid van Conor McGregor kan niet gelijkgesteld worden aan die van voetballers (zoals Adidas wel stelde);

• 3. Dat de plaatsing van de naam van Conor McGregor op de kleding (te weten: verticaal op de rug van de kledingstukken) en het gebruik van alleen de achternaam (prominent) in de MMA-vechtsport gebruikelijk is, zoals door Adidas betoogd, maakt de beoordeling niet anders. Ook hier geldt dat deze ‘gebruiken’ uit die sport bij het algemene (bredere) publiek niet bekend zullen zijn en zij de link met Conor McGregor dus niet (direct) zullen leggen;

• 4. Dat ook het merk Reebok op de kleding is afgebeeld – wat volgens Adidas de verwarring over de herkomst van de kleding zou wegnemen – maakt de beoordeling eveneens niet anders. Het afbeelden van meerdere merken is in de (sport)modebranche niet ongewoon. Op de kleding van Adidas is naast CONOR MCGREGOR en REEBOK immers ook het logo en het woordmerk UFC (de sportkoepel) afgebeeld.

Kortom: het algemene (bredere) publiek zou het prominente bestanddeel ‘MCGREGOR’ op de Adidas kleding kunnen linken aan het kledingmerk McGregor, waardoor verwarring kan ontstaan en er aldus sprake is van merkinbreuk.

Wat had Adidas anders kunnen doen?

Had Adidas de voornaam CONOR even prominent afgebeeld op de kleding als de achternaam MCGREGOR, dan had de zaak al heel anders kunnen liggen. De fanshirts van Conor McGregor die in omloop zijn, en waarop zowel Conor als McGregor even groot zijn afgebeeld, zijn volgens de rechter niet verwarringwekkend en mogen dus gewoon worden verkocht.

Geschreven door Lucia van Leeuwen van Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Foto’s: McGregor Facebook