Rechtspraak: Potato-potahto, wat als een woordmerk wel érg lijkt op dat van jou?

Voor ondernemers is het registreren van een sterk merk én het vervolgens uitbouwen en ‘laden’ van dat merk heel belangrijk. Des te vervelender is het als de concurrent vervolgens een merk ‘bedenkt’ dat wel érg veel op jouw merk lijkt. In deze bijdrage bespreekt Köster Advocaten deze vorm van merkinbreuk.

Merkenrecht

Een merk kan bestaan uit woorden en/of afbeeldingen (en zelfs uit vormen, geluiden en geuren). De belangrijkste functie van een merk is de ‘herkomstaanduiding’. Het publiek moet bij het zien (of ruiken/horen) van het merk direct weten van welk bedrijf het product of de dienst afkomstig is.

Voor veel bedrijven geldt dat hun bedrijfsnaam ook gelijk hun woordmerk is, of andersom. In de mode is dit zelfs meer regel dan uitzondering. Denk aan Prada, Balmain, Hunkemöller, Brunotti, Fabienne Chapot, etc., etc.

Voor bescherming van het woordmerk via het merkenrecht moet een woordmerk – net als ieder ander soort merk – wel worden geregistreerd. Dit kan in de Benelux, Europees of wereldwijd. Een merk kan in specifieke landen worden geregistreerd, waarbij de bescherming dan vanzelfsprekend ook alleen voor die specifieke landen geldt. Het merkenrecht geeft de merkhouder het exclusieve recht om het merk in de landen waarin het geregistreerd is te gebruiken – in de meest brede zin van het woord.

Merkinbreuk

Het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) geeft een merkhouder een uitsluitend recht om iedereen die zonder zijn toestemming een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt, dat gebruik te verbieden. Er zijn vier gronden waarop de merkhouder het gebruik van een teken kan verbieden, omdat er in dat geval sprake is van inbreukmakend gebruik. De tweede grond (b) geeft de merkhouder het recht een derde het gebruik van een teken te verbieden, wanneer (1) dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en (2) in het economisch verkeer gebruikt wordt voor (3) dezelfde of soortgelijke waren of diensten, (4) indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Deze tweede grond wordt veruit het meeste ingeroepen door merkhouders. Over het belangrijke criterium ‘verwarringsgevaar’ schreef Köster Advocaten eerder al.

Overeenstemmende tekens

Het eerste genoemde vereiste is echter: “wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk”. De term ‘gelijk aan’ roept geen vragen op: een identiek teken wordt gebruikt. In de mode veelal de echte merknaam die op namaakproducten wordt gebruikt.

Maar wanneer is er nou sprake van “overeenstemmende tekens”? Uit de rechtspraak blijkt dat de totaalindruk van de tekens worden vergeleken. Daarbij wordt er meer aandacht geschonken aan de ‘dominerende en onderscheidende bestanddelen’. Er wordt in de vergelijking bovendien op drie punten gelet: de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming.

Bij ‘dominerende en onderscheidende bestanddelen’ moet men denken aan de (meer) unieke onderdelen van een merk. Een naam die (deels) bestaat uit een beschrijving van de waren of diensten, is uiteraard minder onderscheidend dan een volledige fantasienaam. In de mode is het ook heel gebruikelijk om een familienaam als modemerk te registreren. Die namen zijn bij voorbaat meer onderscheidend dan bijvoorbeeld ‘Rainkiss’ voor regenjassen. Het woord ‘rain’ zal niet als onderscheidend worden gezien voor de waren en daar zal in de vergelijking dus minder waarde aan worden gehecht. Een concurrent zou dan dus gewoon een merk met ‘rain’ erin kunnen gebruiken en registreren.

De visuele vergelijking betreft bij woordmerken de schrijfwijze van de woorden an sich. Uit hoeveel woorden en letters bestaat het merk en het teken, hoeveel daarvan zijn afwijkend en op welke plaats en volgorde komen bepaalde woorden voor. Zo werd in maart van dit jaar door de rechtbank Den Haag nog bepaald dat de tekens ‘WONDERKIND’ en ‘WUNDERKIND’ visueel nagenoeg identiek zijn, omdat slechts één letter in een verder even lang woord van elkaar verschilt.

In de auditieve vergelijking wordt gekeken in hoeverre de woordmerken door het publiek nagenoeg hetzelfde uitgesproken zouden worden. Een schrijfwijze kan immers geheel anders zijn, de vraag of de woorden in de uitspraak teveel op elkaar lijken wordt meegenomen in de vergelijkingsvraag. Andersom kan het overigens ook het geval zijn. Zo worden de merken ‘MEDIQ’ en ‘MEDQ’ nagenoeg hetzelfde geschreven, maar totaal anders uitgesproken (Meediek vs. Medkuu).

Ten slotte wordt gekeken naar de begripsmatige overeenstemming. Het gaat dan eigenlijk om de ‘betekenis’ van het merk. Dat kan een daadwerkelijke betekenis zijn (vertaalde woorden) of een eigenschap of kenmerk. Een bekende uitspraak op dat vlak is de Lacoste/Eau Croco zaak uit 2016. Daar bepaalde het Hof Den Haag dat het woord ‘CROCO’ in zowel het Franstalige als het Nederlandstalige en Duitstalige taalgebied van de Benelux door het relevante publiek zal worden begrepen als (verwijzend naar) ‘krokodil’. Door het beeldmerk van Lacoste – onbestreden de afbeelding van een krokodil – wordt eveneens het concept ‘krokodil’ uitgedragen. Daarmee stemde het teken ‘EAU CROCO’ overeen met het beeldmerk van Lacoste.

Conclusie

Er spelen veel factoren meer in de beoordeling of tekens ‘overeenstemmend’ zijn. Naast het destilleren van de ‘dominerende en onderscheidende elementen’, moet worden gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Is sprake van overeenstemmende tekens? Dan moet uiteraard ook nog aan de andere vereisten van merkinbreuk op ‘de b-grond’ worden voldaan.

Geschreven door Lucia van Leeuwen. Lucia is advocaat binnen de praktijkgroepen Intellectueel Eigendomsrecht en Procesrecht van Köster Advocaten. Regelmatig behandelt Köster Advocaten hier actuele juridische kwesties. Zie kadv.nl.