Rechtspraak: De strijd der strepen – de uitspraak Thom Browne vs Adidas onder de loep

FashionUnited bracht op 30 januari 2024 het nieuws over de procedure van Adidas tegen het ‘strepen-merk’ van Thom Browne. Het was de zoveelste uitspraak in de ‘strijd der strepen’, waar Köster Advocaten al eens eerder over schreef.

Ook tussen Thom Browne en Adidas is er al langere tijd mot over de merken. In de USA zijn er al rechtszaken geweest, telkens met Thom Browne als winnaar. En nu lijkt Thom Browne ook in Europa het recht aan zijn zijde te hebben. In deze bijdrage gaat Köster Advocaten wat dieper in op de soort procedure die hier aan de hand was, en wat de overwegingen waren om Thom Browne in het gelijk te stellen.

Oppositie tegen de merkinschrijving

De zaak die speelde tussen Adidas en Thom Browne bij het European Intellectual Property Office (EUIPO) betrof de merkinschrijving van Thom Browne. Eerst wat achtergrond over de zaak:

Merkrechten ontstaan door inschrijving van een merk in een merkenregister. Een merkhouder kan het merk per land inschrijven, waarbij de Benelux als ‘één land’ (met één merkenbureau) te gelden heeft. Een merk kan ook Europees of zelfs wereldwijd (‘internationaal’) worden ingeschreven. Om de merkrechten te behouden, moet de merkinschrijving steeds worden verlengd én moet het merk op een gegeven moment voor de ingeschreven waren en diensten ook echt worden gebruikt.

Op basis van het merkrecht kan de merkhouder anderen verbieden om ‘gelijke of soortgelijke’ tekens in het economisch verkeer te gebruiken voor ‘gelijke of soortgelijke’ waren en diensten. Maar een merkhouder kan – als die ander dat teken óók als merk wil registeren – ook bezwaar maken tegen die voorgenomen merkregistratie.

Om een merk te registeren, moet het worden ingeschreven in een register. Maar voordat het merk officieel geregistreerd wordt, kan daartegen ‘oppositie’ worden ingesteld. De oppositietermijn duurt 2 maanden in de Benelux en 3 maanden voor Europese merken. In die periode kunnen andere merkhouders (en bij Europese merken ook handelsnaamhouders) bezwaar maken tegen de inschrijving en zo proberen de registratie van het merk geheel of gedeeltelijk (voor bepaalde waren en diensten) tegen te houden.

Adidas vs. Thom Browne

In deze zaak waarin het EUIPO op 26 januari 2024 uitspraak heeft gedaan, gaat het over het merk van Thom Browne dat was aangevraagd op 10 november 2017 en waartegen Adidas al op 20 februari 2018 oppositie had ingesteld. Adidas baseerde de oppositie op verschillende Duitse, Europese en internationale beeldmerkenregistraties, allemaal bestaande uit 3 strepen. Adidas wilde voorkomen dat Thom Browne haar beeldmerk (drie strepen bestaande uit één rode, één witte en één zwarte) in Europa zou mogen registreren in klassen 18 en 25 (kort gezegd: producten vervaardigd uit (kunst)leder, kleding, hoofddeksels en schoeisel).

Het EUIPO beoordeelde eerste de stelling van Adidas, dat haar merken een ‘versterkt onderscheidend vermogen en reputatie’ hebben, en dat zij haar merken voor de aangevallen waren ook daadwerkelijk heeft gebruikt. Het zal niet tot verbazing leiden dat dit bewijs door Adidas allemaal geleverd kon worden. De discussie zag er niet op óf Adidas haar 3-strepenmerken gebruikte en of die merken een aanzienlijke reputatie (en bekendheid) genieten.

De discussies waar het in deze zaak om ging betrof het verwarringsgevaar en het ongerechtvaardigd voordeel halen uit of afbreuk doen aan de reputatie van de Adidas merken.

Verwarringsgevaar in oppositieprocedures

Bij een oppositie tegen een soortgelijk teken en/of ter zake soortgelijke waren of diensten, moet er sprake zijn van verwarringsgevaar (‘likelihood of confusion’). Dit vereiste verwarringsgevaar is aanwezig, als er een risico bestaat dat het publiek zou kunnen denken dat de waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of mogelijk afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen.

Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt gekeken naar (a) de mate van overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten, (b) het aandachtsniveau van het publiek, (c) de mate van overeenstemming tussen de merken (de oudere merken en het aangevraagde merk, het ‘teken’ genoemd) en (d) de mate van onderscheidendheid van de oudere merken. Al deze factoren zijn van belang en zijn communicerende vaten.

Bij de overeenstemming tussen de merken en het teken wordt gekeken naar de visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming. Dus: lijken de merken visueel op elkaar, klinken de merken hetzelfde als deze worden uitgesproken (bij woordmerken) en hebben de merken een conceptuele betekenis die door het publiek hetzelfde wordt opgevat.

Beoordeling EUIPO: geen verwarringsgevaar

In de zaak Adidas vs. Thom Browne oordeelde het EUIPO over deze factoren kort samengevat als volgt:

Het EUIPO heeft vervolgens al deze factoren gewogen en komt tot het volgende eindoordeel: Ondanks de mate van aandacht van het relevante publiek, het feit dat het om identieke waren gaat én het feit dat de oudere merken een groot onderscheidend vermogen hebben, bestaat er tussen de oudere merken en het teken voldoende afstand en geven deze een voldoende andere algehele indruk. Het is daarmee onwaarschijnlijk dat het publiek – zoals Adidas betoogde – de merken van Adidas en Thom Browne met elkaar zal verwarren óf zal geloven dat de waren met de merken van Thom Browne van de onderneming van Adidas afkomstig zouden zijn.

De reputatie in oppositieprocedures

Adidas bracht nog een ander leerstuk in stelling. Zonder dat verwarringsgevaar vereist is, kan de houder van een ouder merk de inschrijving van een gelijk of overeenstemmend teken voorkomen, als dat oudere merk bekendheid geniet en door het gebruik van het teken ‘ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk’. Het beroep op deze grond is dus voorbehouden aan de écht bekende merken.

Beoordeling EUIPO: geen sprake van voordeel of afbreuk

In het kader van het verwarringsgevaar had het EUIPO al vastgesteld dat (i) de oudere merken en het teken enigszins gelijkend zijn (zelfde basiselement) en (ii) de Adidas merken een hoge mate van bekendheid genieten. Adidas voldeed dus aan de vereisten om een beroep op haar bekende merken te doen.

Maar ook hier vangt Adidas bot. Het EUIPO moet immers ook beoordelen of er werkelijk risico bestaat dat met het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

En dat risico is er niet, aldus het EUIPO. Ondanks de reputatie van de Adidas merken en de overeenstemming tussen de betrokken waren, hebben de overeenkomsten tussen de oudere merken en teken alleen betrekking op elementen die op zichzelf niet bijzonder onderscheidend zijn. Het zijn vrij eenvoudige vormen (drie strepen). En over het algemeen kan, aldus het EUIPO, aan het gebruik van strepen voor kleding of schoeisel niet veel gewicht worden toegekend, omdat dit in het economisch verweer heel vaak voorkomt.

De verschillen tussen de oudere merken en het teken – de styling en de kleuren – zijn veel opvallender en zullen eerder door het publiek opgemerkt en onthouden worden. Daarmee zal het publiek de merken eenvoudig uit elkaar kunnen houden (zal het teken niet direct de herinnering aan de oudere merken oproepen) en zal het publiek niet snel een band veronderstellen.

Conclusie

Adidas heeft het gestileerde en kleurrijke merk van Thom Browne ook in de Europese Unie gewoon te dulden.

Geschreven door Lucia van Leeuwen. Lucia is advocaat binnen de praktijkgroepen Intellectueel Eigendomsrecht en Procesrecht van Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt Köster Advocaten hier actuele juridische kwesties. Zie kadv.nl.